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权利要求中那些“处境尴尬”的技术特征

        摘要:权利要求的说明是一种对简洁的权利要求语言进行详细描述的方式,目的是理解而不是改变权利要求的范围。技术特征是权利要求的基本组成单元,因此在权利要求进行说明时更多的是针对技术特征地划分与说明。在现行的专利法体系下,授权程序、确权程序以及侵权程序中技术特征的说明规则略有不同,某些特殊的技术特征在授权程序、确权程序中会进行扩大说明,而在侵权程序中会进行缩小说明,导致其处境尴尬。

 
        权利要求的说明并非专利侵权程序(诉讼)中独有的概念,在专利授权程序(申请)和专利确权程序(无效)中同样需要对权利要求进行解读,以确定权利要求的含义和范围,并判定其与现有技术的关系。
实务中,由于三个程序的性质和任务不同,权利人修改专利申请文件或专利文件的尺度不同,导致权利要求的说明规则也存在一定的差异。
专利授权程序中,审查员面对的是未授权的专利申请,其任务是对专利申请人提请的专利申请文件进行审查,尽量避免授予有瑕疵的专利权。因此,在授权程序中审查员遵循最大合理说明原则来界定权利要求的含义。
相反,专利侵权程序中,法官面对的是已经授权公告的专利,其任务是判定被控侵权技术方案是否落入专利权的保护范围。法官应当用说明书中的限缩性定义对权利要求中的特征进行说明,而不是将其理解为该特征的通用含义。
        确权程序中,专利复审委员会面对的是已经授权公告的权利,其任务是借助无效宣告请求人提出的理由和证据重新审视专利授权是否恰当。确权程序中权利要求的说明尺度,不能像专利授权程序中那样大幅度地通过权利要求的说明来调和权利人与社会公众的利益,而是应当界于授权程序与侵权判定程序之间。
 
        下文将通过几种特殊的技术特征的先容,来说明为何这些技术特征的处境尴尬。

一、功能性技术特征
        功能性技术特征:是指权利要求中的对产品的部分或部分之间的配合关系或对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。
        《审查指南》中规定只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当,而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下,使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。同时明确了功能性技术特征的说明规则,对于权利要求中所含有的功能性技术特征,说明为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方法。
        由于《审查指南》对于功能性技术特征采取的是不鼓励、但也没有绝地禁止的态度。对于申请人来说功能性技术特征被说明为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方法,很容易会让申请人有错觉,认为使用功能性技术特征范围会很大,导致申请人大量使用功能性技术特征,违背制度设计初衷。因此,在授权程序、确权程序以及侵权程序中说明功能性技术特征时做出了适当的“惩罚”。
        在专利授权程序和确权程序中进行了扩大说明,功能性技术特征说明时采用“覆盖了所有能够实现所述功能的实施方法”,这么说明会让功能性技术特征的范围非常大,导致专利授权程序中的审查员或者确权程序中的无效请求人很容易找到破坏新颖性或创造性的现有技术。
        而在专利侵权程序中进行了缩小说明,如果被认定为功能性技术特征,说明时采用“结合说明书和附图描述的该功能的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容”,同时对其等同认定做出更加严格的要求。
        因此,“功能性技术特征”显得有些处境尴尬。在授权程序和确权程序中,申请人或者权利人更加希翼进行缩小说明,这样更加容易授权或者维持专利权;在侵权程序,权利人更加希翼进行扩大说明,这样更加容易判定为侵权;而实际上进行说明时却是正好相反。

二、产品权利要求中的方法技术特征
        权利要求有两种基本类型,分别为方法权利要求和产品权利要求。方法权利要求适用于方法发明,通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。产品权利要求适用于产品发明或者实用新型,通常应当用产品的结构、组成等技术特征来描述。但是,随着专利制度的不断发展,大家也经常看到某些产品权利要求中采用了方法技术特征来限定。
方法特征限定的产品权利要求:是指产品权利要求的技术方案部分或者全部由方法技术特征进行限定。《审查指南》也有规定,当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征也不能用参数特征予以清楚地表征时,允许借助方法特征表征。
        对于这种“非典型”的产品权利要求如何进行说明,在实务中一直存在着争议。根据目前的案例及司法说明,在授权程序和确权程序中主要采用的是“产品限定法”,而在侵权程序中采用的是“全面覆盖原则”。
“产品限定法”是指方法技术特征限定的产品权利要求的可专利性取决于根据方法所得到的产品本身。如果方法技术特征带来了结构和/或组成上的改变,则方法技术特征会被考虑,推定起到限定作用;如果方法技术特征没有带来结构和/或组成上的改变,方法技术特征将不被考虑,推定不起限定作用。
        “全面覆盖原则”是指人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。在侵权程序中方法技术特征将会被考虑,起到限定作用。
        基于上述的说明,当方法技术特征限定的产品权利要求中,方法技术特征没有带来产品的结构和/或组成上的改变,其处境会变得尴尬。在授权程序和确权程序中基于“产品限定法”,方法技术特征将不起到限定作用,则该权利要求的范围变大,更容易找到接近的现有技术,使得专利授权或专利权维持的难度变大。同时,在侵权程序中基于“全面覆盖原则”,方法技术特征将起到限定作用,使得该权利要求的保护范围变小,降低了侵权认定的可能。

三、实用新型中的材料特征与方法特征
        实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型专利的权利要求中也可以含有已知材料和已知方法的名称限定产品的形状、构造;但不得出现新材料特征以及新方法或者方法的步骤、工艺等。
        由于实用新型专利没有实质审查,对于权利要求中包含了材料特征或方法特征的实用新型专利,在授权程序中需要判断是否属于实用新型保护的客体,主要是判断其中记载的材料或方法是否为现有技术中已知的。例如,将现有技术中的已知材料或已知方法应用于具有形状/构造的产品,属于实用新型保护的客体;而对材料或方法本身提出的改进,则不属于实用新型保护的客体。
        在判断其属于实用新型保护的客体后,才能依据专利法的相关规定对其进行创造性的判断。创造性的判断更多的会出现在确权程序中,需要将这些材料特征和方法特征纳入技术方案中进行整体考虑。如果技术方案中的非形状、非构造技术特征导致该产品的形状、构造或者其结合产生变化,则只考虑该技术特征所导致的产品形状、构造或者其结合的变化,而不考虑该非形状、构造技术特征本身。
        技术方案中的材料特征与最接近的现有技术中的相应特征相比,其区别在于材料不同,而材料的不同并未带来产品在形状、构造或者其结合上发生变化的,即使由于材料的不同使得包括材料特征在内的该技术方案的效果优于或不同于最接近的现有技术,该材料特征在实用新型的创造性审查中仍然不予考虑。
        方法特征可分为两种:(1)对产品的形状、构造或者其结合不产生影响的方法特征,即该方法特征的引入并未使得产品在形状、构造或者其结合上发生变化,该方法特征在实用新型的创造性审查中不予考虑。(2)对产品的形状、构造或者其结合产生影响的方法特征,即该方法特征的引入使得产品在形状、构造或者其结合上发生变化,在实用新型的创造性审查中只考虑所述形状、构造或者其结合的变化而不考虑方法特征本身。
        而在侵权程序中基于“全面覆盖原则”,实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的,这些技术特征应当用于限定专利权的保护范围,并按照字面含义进行严格说明。
        因此,对于产品的形状、构造或者其结合不产生影响的材料特征或方法特征,它们的处境会变得尴尬。在授权程序和确权程序中材料特征或方法特征将不被考虑,则该权利要求的范围变大,更容易找到接近的现有技术,使得专利授权的难度变大。而在侵权程序中,材料特征或方法特征将起到限定作用,使得该权利要求的保护范围变小,降低了侵权认定的可能。
 
        笔者总结的上述三种特殊的技术特征,是由于几种程序中说明规则的差异,导致它们会有不同的说明。当然,文中仅仅是针对权利要求说明时产生的差异进行评述,并不代表上述三种技术特征没有存在的价值。笔者也认同“存在即合理”,在实务中三种技术特征在特殊的场景下使用也会有意料不到的效果。

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